【提示】
本案是一起因歷史原因而引發(fā)的企業(yè)名稱權(quán)與注冊商標專用權(quán)、馳名商標權(quán)的沖突，主要涉及多方當事人對老字號品牌的發(fā)展都有貢獻的情形下，如何在尊重歷史和營造公平誠信的競爭秩序之間把握平衡。
【案情簡介】 原告：杭州張小泉集團有限公司(原杭州張小泉剪刀廠) 被告：上海張小泉刀剪總店(以下簡稱刀剪總店) 被告：上海張小泉刀剪制造有限公司(以下簡稱刀剪公司) 一審案號：(1999)滬二中知初字第13號 二審案號：(2()04)滬高民三(知)終字第27號
原告杭州張小泉集團有限公司訴稱：杭州張小泉剪刀廠創(chuàng)立于1663年，是一家具有三百多年歷史的知名企業(yè)，其生產(chǎn)的“張小泉”刀剪以型號多樣、質(zhì)量優(yōu)良而享譽海內(nèi)外。1964年8月1日，原告獲得中文文字張小泉與剪刀圖形組合的張小泉牌(以下簡稱“張小泉牌”)注冊商標，經(jīng)核定用于剪刀等產(chǎn)品。1997年4月9日，國家工商行政管理局商標局認定“張小泉牌”注冊商標為馳名商標。被告刀剪總店在廣告和店堂告示中均使用了“張小泉”的字號以及原告特有的歷史，在其銷售的刀剪商品標記中不同程度地使用“張小泉”文字。被告刀剪公司在企業(yè)名稱中也使用了“張小泉”字號。 原告認為，由于歷史原因，刀剪總店在成立之初取得并使用“張小泉”字號可以諒解。但在原告取得“張小泉牌”注冊商標，特別是取得馳名商標后，兩被告仍在使用“張小泉”字號，并在銷售的商品及包裝上突出“張小泉”文字，擴大了“張小泉”字號的使用范圍，使消費者誤認為兩被告與原告存在某種關(guān)系，侵犯了原告的注冊商標專用權(quán)，且構(gòu)成不正當競爭。據(jù)此，原告請求法院判決：1．確認兩被告在企業(yè)名稱中使用“張小泉”文字構(gòu)成對原告“張小泉”及“張小泉牌”注冊商標及馳名商標的侵權(quán)；2．確認被告刀剪總店在產(chǎn)品標識中使用并突出“張小泉”文字的行為構(gòu)成對原告“張小泉”及“張小泉牌”注冊商標的侵權(quán)和不正當競爭；3．兩被告停止商標侵權(quán)及不正當競爭行為；4．被告刀剪總店、刀剪公司分別賠償原告經(jīng)濟損失人民幣2 289 476元和人民幣100 000元。 被告刀剪總店、刀剪公司共同辯稱：原告無權(quán)直接要求被告停止使用經(jīng)登記注冊的企業(yè)名稱。被告并未侵權(quán)，被告在自己的產(chǎn)品及產(chǎn)品包裝上都是使用自己的注冊商標或企業(yè)名稱，且被告刀剪總店企業(yè)名稱早在1956年就開始使用；而且根據(jù)對“張小泉”文字存在和使用的歷史資料記載，該品牌并非屬于某個企業(yè)，其知名度高，也非由于原告取得馳名商標時才形成，而是眾多使用“張小泉”的廠家或商家共同創(chuàng)造的結(jié)果，其中也包括被告刀剪總店的長期使用。據(jù)此，請求法院駁回原告起訴。
法院經(jīng)審理查明： 1964年8月1日，原告經(jīng)注冊取得“張小泉牌”商標，核定使用商品為日用剪刀，注冊號為46474。1981年5月1日，原告經(jīng)國家工商行政管理總局注冊取得“張小泉牌”商標，核定使用商品為第20類剪刀，后續(xù)展。1991年2月28日，原告獲得中文“張小泉”商標注冊證，核定使用商品第8類，包括剪刀和日用刀具等。1997年5月7日，上述兩商標均轉(zhuǎn)為國際分類，核定使用商品第8類，包括刀剪等，有效期自1997年5月7日至2007年5月6日止。1997年4月9日，原告的“張小泉牌”注冊商標被國家工商行政管理局商標局認定為馳名商標。 被告刀剪總店成立于1956年1月6日，開業(yè)之初名稱是上海張小泉刀剪商店，1982年、1988年、1993年先后變更為張小泉刀剪商店、張小泉刀剪總店、上海張小泉刀剪總店。被告刀剪總店在開業(yè)之初及1993年以后在產(chǎn)品及外包裝上突出使用“上海張小泉”字樣，在1982年至1993年變更企業(yè)名稱之前，其產(chǎn)品及外包裝上突出使用“張小泉”字樣。1987年1月30日，被告刀剪總店獲得了“泉字牌”圖形商標注冊證，1993年10月，國內(nèi)貿(mào)易部授予被告刀剪總店為中華老字號。 被告刀剪公司成立于1998年5月21日，由被告刀剪總店(占股本90％)與他人共同投資開辦。 根據(jù)杭州市檔案館及浙江文史資料選輯記載：“張小泉”具有300多年的歷史，起初由張思泉帶著兒子小泉開設(shè)“張大隆”剪刀店，1628年張小泉又率子近高來到杭州，在杭州大井巷繼續(xù)營業(yè)，招牌仍用“張大隆”，后因冒名者多，于1663年改名為“張小泉”刀剪店。小泉去世后，兒子近高繼承父業(yè)，并在張小泉后面加上近記，以便識別。1910年，張祖盈承業(yè)。1949年，張祖盈因虧損宣告停產(chǎn)，并將張小泉近記全部店基生財與牌號盤給許子耕。杭州解放后，張小泉近記剪刀復生。1953年，人民政府將當時所有的剪刀作坊并成五個張小泉制剪合作社。 根據(jù)上海市檔案館資料記載：1950年，上海數(shù)十家上海張小泉剪刀商店簽訂同牌同記聯(lián)名具結(jié)書。內(nèi)容主要是：“張小泉牌號沿用已久，難以更改，共同使用，加記號以為識別，永無爭議”。 “張小泉牌”注冊商標被認定為馳名商標后，原告曾向上海市黃浦區(qū)工商行政管理局申請撤銷被告刀剪總店的企業(yè)名稱，但未獲準許。1998年10月14日，原告再次向黃浦區(qū)工商行政管理局提出上述請求，黃浦區(qū)工商行政管理局回復：“該企業(yè)于1956年就稱‘張小泉刀剪店’，在馳名商標認定之前就已經(jīng)登記注冊，歷史悠久，根據(jù)這一事實，還需各方面進一步協(xié)調(diào)”。
在本案審理期間，杭州張小泉剪刀廠于2000年12月27日因企業(yè)改制更名為杭州張小泉集團有限公司。2001年5月14日，前述兩商標經(jīng)核準轉(zhuǎn)讓給杭州張小泉集團有限公司。 法院經(jīng)審理認為： 原告的注冊商標權(quán)、馳名商標權(quán)與被告的企業(yè)名稱權(quán)雖然客觀上存在沖突，但是，上述權(quán)利沖突的產(chǎn)生有其特定的歷史背景和原因，故不能簡單套用現(xiàn)有的法律、法規(guī)及其相關(guān)規(guī)定�！皬埿∪�”品牌的形成已有數(shù)百年歷史，其品牌知名度和聲譽的產(chǎn)生歷經(jīng)數(shù)代人艱辛努力，有著長期的歷史原因。原告與被告也均對“張小泉”品牌的形成作出過一定的貢獻。鑒于上述特定的歷史背景以及法律關(guān)于民事活動應(yīng)當遵循公平、誠實信用的原則、保護在先取得的合法權(quán)利的原則，考慮到當時行政法規(guī)、規(guī)章允許企業(yè)使用簡化名稱及字號的規(guī)定，法院認為，被告刀剪總店的企業(yè)名稱不構(gòu)成對原告注冊商標和馳名商標權(quán)的侵害，被告刀剪總店在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”或“上海張小泉”不構(gòu)成對原告注冊商標權(quán)的侵害及不正當競爭，被告刀剪公司的企業(yè)名稱不構(gòu)成對原告注冊商標和馳名商標權(quán)的侵害，對于原告的訴訟請求不予支持。但是，為了規(guī)范市場，營造公平費爭秩序，今后被告刀剪總店應(yīng)當在商品、服務(wù)上規(guī)范使用其經(jīng)榜準登記的企業(yè)名稱，不得在企業(yè)轉(zhuǎn)讓、投資等行為中再擴展使斥其“張小泉”字號，被告刀剪總店對刀剪公司不持有股份時，刀勇公司不得在企業(yè)名稱中再使用“張小泉”文字。 據(jù)此，法院依照《民事訴訟法》第六十四條、《民法通則》第四條、第九十九條第二款、第一百一十八條、第一百二十條、《商標法》第三條的規(guī)定，判決：對原告杭州張小泉集團有限公司(原杭州張小泉剪刀廠)的訴訟請求不予支持。 一審判決后，原告不服提起上訴，上海市高級人民法院判決駁回上訴，維持原判。
【評析】
本案涉及以下法律問題：
一、如何看待因歷史原因而引發(fā)的被告刀剪總店的企業(yè)名稱與原告注冊商標或馳名商標權(quán)的權(quán)利沖突
首先，判斷被告刀剪總店的企業(yè)名稱是否構(gòu)成對原告的注冊商標或馳名商標權(quán)的侵害，應(yīng)當考察企業(yè)名稱和注冊商標產(chǎn)生和發(fā)展的歷史狀況。從法院查明的事實看，“張小泉”剪刀已有300多年歷史，無論是杭州檔案館或浙江文史資料選輯記載的材料，還是上海檔案館記載的材料，均反映了“張小泉”剪刀的產(chǎn)生與發(fā)展經(jīng)歷了一個很長的歷史過程。這些歷史資料也無法證明本案的原告或被告是直接的“張小泉”剪刀創(chuàng)始人。原告的注冊商標登記于1964年，被告刀剪總店的企業(yè)名稱登記于1956年，本案的原、被告均對“張小泉”品牌的發(fā)展、壯大，作出過一定的貢獻。因此，法院在認定被告刀剪總店的企業(yè)名稱是否構(gòu)成對原告的注冊商標及馳名商標權(quán)的侵害，應(yīng)當考慮“張小泉”剪刀的歷史沿革過程。 其次，注冊商標權(quán)和企業(yè)名稱權(quán)都是法律保護的民事權(quán)利，是兩類平行的知識產(chǎn)權(quán)，兩種權(quán)利均依法產(chǎn)生，分別受不同的法律、法規(guī)調(diào)整，現(xiàn)行法律、法規(guī)沒有規(guī)定兩者互相禁用，除非使用方有惡意。企業(yè)名稱權(quán)與注冊商標杈可以并列保護，兩種權(quán)利的取得都必須合法，才能按照各自權(quán)利保護的范圍進行保護。本案原告的注冊商標與被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱均系依法獲得，兩種權(quán)利均應(yīng)依法受到保護。如果該兩種權(quán)利在作為指示商品來源的標識時發(fā)生了沖突，法院應(yīng)當按照《民法通則》規(guī)定的誠實信用原則和保護公民、法人的合法的民事權(quán)益原則，依法保護在先獲得授權(quán)的權(quán)利人，或者在先使用人享有繼續(xù)使用的合法的民事權(quán)益。本案中，原告注冊商標的取得晚于被告刀剪總店企業(yè)名稱的使用，根據(jù)保護在先權(quán)利的原則，被告刀剪總店的企業(yè)名稱不構(gòu)成對原告注冊商標權(quán)的侵犯。
再次，關(guān)于原告享有馳名商標權(quán)的問題。根據(jù)“馳名商標特殊保護”原則，馳名商標權(quán)的保護要強于一般的注冊商標。作為注冊商標的馳名商標能夠禁止他人在與其不相同或者不相類似的商品上申請注冊商標并禁止使用。根據(jù)現(xiàn)行的《商標法實施條例》規(guī)定，商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業(yè)名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業(yè)登記主管機關(guān)申請撤銷該企業(yè)名稱登記，企業(yè)名稱登記主管機關(guān)應(yīng)當按照《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》處理。但在本案中，由于被告刀剪總店的企業(yè)名稱早于原告馳名商標的獲得，人民法院在處理涉及原告的馳名商標權(quán)與被告企業(yè)名稱權(quán)的權(quán)利沖突時，應(yīng)當根據(jù)誠實信用和保護在先權(quán)利人的原則來確定。因此，原告不能以在后取得的馳名商標權(quán)對抗被告使用在先的企業(yè)名稱權(quán)，故被告刀剪總店的企業(yè)名稱不構(gòu)成對原告馳名商標權(quán)的侵害。
二、如何認定被告刀剪總店在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”或“上海張小泉”的行為的性質(zhì)
首先，被告刀剪總店在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉，，或“上海張小泉”與其企業(yè)名稱一樣，均由來已久。從原、被告的舉證來看，該行為伴隨著企業(yè)名稱一同發(fā)生，也有一個歷史演變過程。因此，判斷被告刀剪總店所實施的上述行為是否構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)該尊重歷史的發(fā)展過程。
其次，注冊商標與企業(yè)名稱的使用方法是不同的，注冊商標必須依照核定使用的范圍規(guī)范使用，企業(yè)名稱必須按照核準登記的名稱規(guī)范使用。被告刀剪總店在實施突出使用“張小泉，，字號的行為時，法律并無明令禁止，且行政法規(guī)、規(guī)章允許企業(yè)使用簡化名稱以及字號。特別是被告刀剪總店被評為中華老字號的事實，反映了被告刀剪總店使用企業(yè)字號已被廣大消費者認同，在相關(guān)消費群體中形成了一定的知名度。被告刀剪總店并非在原告的商標馳名后，為爭奪市場故意在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”，因此被告刀剪總店突出使用“張小泉”不具有主觀惡意。 當然，原告的注冊商標權(quán)應(yīng)當受到法律保護。但考慮到本案原告的注冊商標與被告的企業(yè)名稱產(chǎn)生的特定的歷史背景，從公平和誠信原則出發(fā)，被告刀剪總店突出使用“張小泉”或“上海張小泉”不構(gòu)成對原告的注冊商標權(quán)的侵害和不正當競爭。需要指出的是，現(xiàn)行的最高人民法院有關(guān)商標法的司法解釋規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，是一種給他人注冊商標造成損害的行為。因此，為了規(guī)范市場，營造良好的公平競爭秩序，避免造成相關(guān)消費群體對原、被告產(chǎn)品產(chǎn)生混淆，被告刀剪總店應(yīng)在商品、服務(wù)上規(guī)范使用其經(jīng)核準登記的企業(yè)名稱，以便普通消費者能夠正確區(qū)分“張小泉”的注冊商標和企業(yè)名稱。
三、如何把握被告刀剪總店的老字號在被告刀剪公司企業(yè)名稱中的擴展使用 首先，判斷被告刀剪公司在企業(yè)名稱中使用“張小泉”文字是否為合理使用以及其使用行為是否構(gòu)成對原告注冊商標和馳名商標權(quán)的侵害，應(yīng)當考慮被告刀剪總店成立和發(fā)展的歷史過程、考慮被告刀剪公司產(chǎn)生的歷史背景。從本案的事實看，被告刀剪公司的成立，是被告刀剪總店的延伸和發(fā)展，是為了解決企業(yè)生存和進一步發(fā)展。被告刀剪總店使用“張小泉”字號由來已久，在相關(guān)消費群體中形成了一定的知名度，并獲得了中華老字號稱號。但是，由于其企業(yè)規(guī)模受歷史的局限和影響，已經(jīng)很難適應(yīng)市場的發(fā)展，為了發(fā)展企業(yè)規(guī)模，適應(yīng)市場的需要，被告刀剪總店投資90％的股份與他人合資創(chuàng)立被告刀剪公司，并在企業(yè)名稱中繼續(xù)使用“張小泉”字號，從事刀剪等相關(guān)產(chǎn)品的制造和批發(fā)，該行為應(yīng)當視為在合理的范圍內(nèi)適度的擴展使用“張小泉”字號，是一種合理的使用。
其次，由于被告刀剪總店在企業(yè)名稱中使用“張小泉”早于原告注冊商標，根據(jù)有關(guān)被告刀剪總店的歷史沿革及保護在先權(quán)利的原則，也應(yīng)當認定被告刀剪公司的企業(yè)名稱不構(gòu)成對原告的注冊商標和馳名商標權(quán)的侵害。 需要指出的是，雖然被告刀剪公司的企業(yè)名稱不構(gòu)成對原告的注冊商標和馳名商標權(quán)的侵害，但是被告刀剪總店、刀剪公司在以后企業(yè)發(fā)展過程中，應(yīng)當充分尊重原告的注冊商標和馳名商標，不得在企業(yè)轉(zhuǎn)讓、投資等行為中再擴展使用其“張小泉”字號。而且，被告刀剪總店對刀剪公司不持有股份時，刀剪公司將不應(yīng)在企業(yè)名稱中再使用“張小泉”文字，以避免相關(guān)消費者對原、被告產(chǎn)品發(fā)生混淆。
摘自：沈志平總主編《知識產(chǎn)權(quán)案例精選（判案論法叢書沈志先總主編）》