[ 王瑜 ]——(2024-3-31) / 已閱1539次
商標(biāo)在先使用與注冊(cè)商標(biāo)的沖突
甲公司和乙公司都是大米生產(chǎn)企業(yè)，兩家企業(yè)同在一個(gè)縣。甲企業(yè)使用了一個(gè)名稱作為自己的“品牌”，乙公司后來(lái)將該名稱注冊(cè)了商標(biāo)。雙方市場(chǎng)有些競(jìng)合，乙公司的產(chǎn)品比甲公司更受到消費(fèi)者青睞，由于商標(biāo)/品牌相同消費(fèi)者總將兩個(gè)產(chǎn)品弄混淆，甲公司也故意誤導(dǎo)消費(fèi)者，致使乙公司市場(chǎng)銷售受影響。乙公司以商標(biāo)侵權(quán)為由，向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門投訴，因?yàn)榧坠臼褂迷谙�，市�?chǎng)監(jiān)管部門沒(méi)有進(jìn)行處罰。后來(lái)，乙公司又向法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，在法院審理過(guò)程中，甲公司以享有在先權(quán)利為由提出抗辯，乙公司主動(dòng)撤訴。
這個(gè)案子涉及到商標(biāo)在先使用問(wèn)題�！渡虡�(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。
如何解讀《商標(biāo)法》第五十九條第三款？在（2022）浙民終1289號(hào)民事判決書(shū)中，法官?gòu)姆ɡ砩献鞒隽嗣魑慕忉專骸吧虡?biāo)在先使用權(quán)制度是商標(biāo)注冊(cè)原則的一項(xiàng)例外，其設(shè)立的目的是保護(hù)在先使用并產(chǎn)生一定影響力的未注冊(cè)商標(biāo)能夠在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用，從而平衡在先商標(biāo)使用人與在后商標(biāo)注冊(cè)人之間的利益沖突，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。法官同時(shí)提出了形式要件，需要同時(shí)滿足以下條件：1、在先使用相同或者近似標(biāo)識(shí)，應(yīng)當(dāng)早于申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間，同時(shí)亦必須早于注冊(cè)人使用涉案商標(biāo)的時(shí)間；2、在相同或類似的商品上在先使用；3、在先使用具有一定影響，且必須在注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)日和使用日之前就已經(jīng)具有一定影響；4、使用人必須在其使用被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的原有范圍使用該標(biāo)識(shí)，而原有范圍的判斷，應(yīng)以在使用人使用其被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)所形成的商譽(yù)所及的范圍為主要判斷依據(jù)。[i]”
法官作出的解釋比《商標(biāo)法》第五十九條第三款更容易被理解。以下逐條解析：第一點(diǎn)，在先的時(shí)間問(wèn)題。在先使用的時(shí)間要早于商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間，如果注冊(cè)人先使用再申請(qǐng)那么在先使用的時(shí)間還要早于注冊(cè)人使用該商標(biāo)的時(shí)間。（2016）最高法民申1284號(hào)民事判決書(shū)認(rèn)定在先使用者主體成立日期晚于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)日，因此認(rèn)為被告擁有在先權(quán)利缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。[ii]第二點(diǎn)，類別問(wèn)題。在相同或類似的商品上，意味著可以跨類，不局限同一個(gè)類別。
第三點(diǎn)，知名問(wèn)題。在先使用必須已經(jīng)具有一定的影響力，且必須是在商標(biāo)申請(qǐng)或使用之前就已經(jīng)具有一定的影響。在（2022）京民終764號(hào)民事判決書(shū)中，法院認(rèn)為在案證據(jù)尚不足以證明“××”標(biāo)識(shí)的使用在涉案商標(biāo)申請(qǐng)日之前已具有一定影響，故該項(xiàng)主張缺乏依據(jù)，不能成立[iii]。這一條在司法實(shí)踐中容易被當(dāng)事人忽略掉，沒(méi)有提出對(duì)在先使用的影響進(jìn)行審查，只要是在先使用就認(rèn)為不構(gòu)成侵權(quán)。
第四點(diǎn)，使用范圍問(wèn)題。這點(diǎn)判決書(shū)的介紹還是有點(diǎn)抽象：在使用人使用其被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)所形成的商譽(yù)所及的范圍，使用范圍是不是只限于地域范圍？這個(gè)地域范圍又如何界定？如果在先使用只在一個(gè)縣，另一個(gè)縣就不屬于原來(lái)的使用范圍？在司法實(shí)踐中，使用范圍并不只限于地域范圍。（2021）粵2072民初20143號(hào)民事判決書(shū)認(rèn)為被告舉證證明的在先使用范圍均只限于微信公眾號(hào)、新聞媒體或購(gòu)物網(wǎng)站，并未舉證證明在產(chǎn)品包裝上使用過(guò)訴爭(zhēng)商標(biāo)“××”字樣，現(xiàn)其在被控侵權(quán)產(chǎn)品包裝上使用了“××”字樣，被控侵權(quán)產(chǎn)品使用“××”已超出原使用范圍。[iv]
商標(biāo)在先使用案件在實(shí)踐中具有復(fù)雜性。在肥城華聯(lián)公司與華聯(lián)公司“華聯(lián)超市”商標(biāo)訴爭(zhēng)一案中，一審、二審法院均認(rèn)定肥城華聯(lián)公司在涉案商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前就已經(jīng)使用“華聯(lián)超市”，并且通過(guò)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)取得了較高榮譽(yù)，且其后的使用亦未超出原有范圍，不構(gòu)成對(duì)涉案商標(biāo)權(quán)的侵害。再審卻以證據(jù)不足認(rèn)定肥城華聯(lián)公司對(duì)“華聯(lián)超市”標(biāo)識(shí)享有在先使用權(quán)的主張不能成立。[v]
基于商標(biāo)在先使用案件的復(fù)雜性，在處理該類案件時(shí)要把握立法原意，充分收集、認(rèn)真分析證據(jù)，才能維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
[i]（2022）浙民終1289號(hào)
[ii]（2016）最高法民申1284號(hào)
[iii]（2022）京民終764號(hào)
[iv]（2021）粵2072民初20143號(hào)
[v] （2021）最高法民再3號(hào)
作者：王瑜
2024年3月
