[ 王瑜 ]——(2006-4-11) / 已閱11709次
談從屬專利
我國的《專利法》甚至是法學院的普通知識產(chǎn)權(quán)教材都沒有提到從屬專利，但在專利實施的強制許可、專利沖突、專利侵權(quán)訴訟以及專利申請方面都會涉及從屬專利問題。隨著科學發(fā)展和技術(shù)進步、專利相關(guān)實踐的持續(xù)進展，從屬專利會越來越多，與之相關(guān)的問題將會日臻突出，有待于解決。
一、從屬專利概念
對于從屬專利，我國法律并沒有明確的規(guī)定和正式的定義，《專利法》第五十條規(guī)定“一項取得專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型比前已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實用新型具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術(shù)進步，其實施又有賴于前一發(fā)明或者實用新型的實施的……”，我們更多地從強制許可的角度去理解該規(guī)定，但此處雖然不提及“從屬專利”，更沒有對從屬專利下定義，實際上已被公認為對從屬專利含義的一種指定。1993年8月16日最高法院關(guān)于在專利侵權(quán)訴訟中當事人均擁有專利權(quán)應如何處理問題的批復中提到：“……在后的專利技術(shù)是對在先的專利技術(shù)的改進或者改良，它比在先的專利技術(shù)更先進，但實施該技術(shù)有賴于實施前一項專利技術(shù)，因而它屬于從屬專利”。這是我們能找到的法律上對從屬專利的解釋。
《北京高院專利侵權(quán)判定若干問題的意見》第一百二十一條規(guī)定：“從屬專利，又稱改進專利。指一項專利技術(shù)的技術(shù)方案包括了前一有效專利；即基本專利的必要技術(shù)特征，它的實施必然會落入前一專利的保護范圍或者覆蓋前一專利的技術(shù)特征，它的實施也必然有賴于前一專利技術(shù)的實施。從屬專利的形式主要有：(1)在原有產(chǎn)品專利技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，增加了新的技術(shù)特征。(2)在原有產(chǎn)品專利技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)了原來未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途。(3)在原有方法專利技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)了新的未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途。
從這兩級法院的解釋來看，我國對從屬專利的定義并不是很一致。最高院的解釋突出技術(shù)的改良和更先進性，而北京高院的解釋則包括了發(fā)現(xiàn)新功能。北京高院的解釋更加明確一些。
二、從屬專利的認定
對從屬專利的認定，從更加完整、簡明而容易操作、適合司法和專利審查實踐并符合相關(guān)法律規(guī)定的角度，可以考慮如下兩個原則：
1、全面覆蓋
從屬專利相對于其基礎(chǔ)專利具有全面覆蓋性。從屬專利必然包含基礎(chǔ)專利獨立權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，正是如此，從屬專利的實施有賴于基礎(chǔ)專利的實施。從屬專利除了其技術(shù)特征相對基礎(chǔ)專利全面覆蓋外，還“增加了新的技術(shù)內(nèi)容”，具有新的技術(shù)特征，這種新的技術(shù)內(nèi)容或者說技術(shù)特征，使從屬專利較基礎(chǔ)專利技術(shù)上更進步。此外，從屬專利新的技術(shù)內(nèi)容，也可以是對基礎(chǔ)專利獨立權(quán)利要求一般（上位）概念技術(shù)特征的具體（下位）化，如果這種具體化的技術(shù)特征沒有被基礎(chǔ)專利說明書披露，并且具有技術(shù)進步，從屬專利就至少在某方面較基礎(chǔ)專利更進步。如同一件專利或?qū)＠暾埖膹膶贆?quán)利要求相對獨立權(quán)利要求具有“附加的技術(shù)特征”，這種附加的技術(shù)特征可以是對一般概念特征具體化的特征，也可以是增加的特征一樣，從屬專利相對基礎(chǔ)專利在這方面很相似。
2、創(chuàng)造性
除了上述“全面覆蓋”外，從屬專利相對基礎(chǔ)專利具有創(chuàng)造性，這正是其“技術(shù)更先進”，具有“重大技術(shù)進步”的原因所在。從屬專利與基礎(chǔ)專利相比具有創(chuàng)造性，是從屬專利成立的基本要求。一般情況，就專利創(chuàng)造性而言，這只是從屬專利所滿足的必要條件，作為專利在其創(chuàng)造性評定中要比對的是一份或者多份對比文件的不同技術(shù)內(nèi)容的組合。相對基礎(chǔ)專利，從屬專利增加了新的技術(shù)內(nèi)容，它“比在先的專利技術(shù)更先進”，“對在先專利的一種改進”，“具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術(shù)進步”，由此可以說明，從屬專利相對基礎(chǔ)專利具有創(chuàng)造性。
可是，“技術(shù)更先進”、“改進”、“具有顯著經(jīng)濟意義的重大技術(shù)進步”，這些都是概念性的，其內(nèi)涵與外延不夠明確，判定的標準難以把握。由于在專利申請的審查、復審、專利無效及其關(guān)聯(lián)的行政訴訟中，總是涉及創(chuàng)造性的評定；我國專利法及其實施細則，特別是《審查指南》，對創(chuàng)造性的概念、審查原則和基準以及創(chuàng)造性判斷標準，已有比較全面、具體的闡述。因此，將“創(chuàng)造性”作為原則之一，認定從屬專利就比較好理解、好掌握，也好操作。
看后一專利是否是前一專利的從屬專利，在于判斷后一專利相對前一專利的獨立權(quán)利要求是否是“全面覆蓋”和具有創(chuàng)造性。
三、從屬專利的開發(fā)
因為從屬專利是對在先的專利技術(shù)的改進或者改良，所以只要對在先的專利進行研究，比較容易提出比在先的專利技術(shù)更先進的技術(shù)，這是是從屬專利開發(fā)的策略。
四、從屬專利的實施
在有關(guān)權(quán)利沖突中，從屬專利與基礎(chǔ)專利是相沖突的。在專利侵權(quán)訴訟中，作為被告方的從屬專利權(quán)人實施其專利，在沒有取得實施基礎(chǔ)專利強制許可的情況下，除非達成調(diào)解，法院會判定被告侵犯專利權(quán)，作出侵權(quán)賠償決定。這同一般的專利侵權(quán)判斷、專利侵權(quán)訴訟與司法裁定中所依據(jù)的原則別無兩樣。
在專利侵權(quán)訴訟中，法院應當依據(jù)中國專利局授予的有效專利權(quán)作為法律保護的客體，審查其是否受到侵害。至于原告的專利權(quán)或者原、被告雙方各自擁有的專利權(quán)是否真正符合專利性條件，應當由訴訟當事人通過撤銷程序或者無效程序解決；訴訟當事人不向?qū)＠麖蛯徫瘑T會請求撤銷或者宣告對方專利權(quán)無效的，法院應當認定訴訟當事人擁有的專利權(quán)有效。
對于相同或者類似產(chǎn)品，不同的人都擁有專利權(quán)的有以下三種情形：一是不同的發(fā)明人對該產(chǎn)品所作出的發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點不同，他們的技術(shù)方案之間有本質(zhì)區(qū)別；二是在后的專利技術(shù)是對在先的專利技術(shù)的改進或者改良，它比在先的專利技術(shù)更先進，但實施該技術(shù)有賴于實施前一項專利技術(shù)，因而它屬于從屬專利；三是因?qū)嵱眯滦蛯＠唇?jīng)實質(zhì)審查，前后兩項實用新型專利的技術(shù)方案相同或者等同，后一項實用新型專利屬于重復授權(quán)。
法院在審理專利侵權(quán)糾紛案件時，根據(jù)《中華人民共和國專利法》規(guī)定的先申請原則，只要原告先于被告提出專利申請，則應當依據(jù)原告的專利權(quán)保護范圍，審查被告制造的產(chǎn)品主要技術(shù)特征是否完全覆蓋原告的專利保護范圍。在一般情況下，前述第一種情形由于被告發(fā)明的技術(shù)方案同原告發(fā)明的技術(shù)方案有本質(zhì)的區(qū)別，故被告不構(gòu)成侵權(quán)。后兩種情形或者被告為了實施其從屬專利而未經(jīng)在先專利權(quán)人的許可，實施了在先的專利技術(shù)；或者由于前后兩項實用新型專利的技術(shù)方案相同或者等同，被告對后一項重復授權(quán)專利技術(shù)的實施，均構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵犯。
因此，法院不應當僅以被告擁有專利權(quán)為由，不進行是否構(gòu)成專利侵權(quán)的分析判斷即駁回原告的訴訟請求，而應當分析被告擁有專利權(quán)的具體情況以及與原告專利權(quán)的關(guān)系，從而判定是否構(gòu)成侵權(quán)。
本文內(nèi)容引述了部分梁寅春《也談從屬專利》的內(nèi)容，在此表示感謝。
作者：王律師，知識產(chǎn)權(quán)公司首席顧問律師
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