[ 王勁松 ]——(2002-1-13) / 已閱20021次
依法保護(hù)專利權(quán)人發(fā)明專利公布后授權(quán)前獲取使用費(fèi)的權(quán)利
【案情】
原告蔣某于1994年12月26日向國(guó)家專利局提出了一項(xiàng)名為“有線電視機(jī)上變頻器的制作法”的發(fā)明專利申請(qǐng)，專利申請(qǐng)?zhí)枮?4111546.1。1996年7月31日，國(guó)家專利局將該發(fā)明專利申請(qǐng)以同名稱公開，權(quán)利要求一項(xiàng)，為“一種有線電視機(jī)上變頻器的制作方法，本發(fā)明的特征在于：對(duì)有線電視終端各頻道信號(hào)輸入，先分成兩路，一路和本振的輸出都加到混頻器對(duì)應(yīng)輸入端，本振定適當(dāng)頻率，使增補(bǔ)頻道的混頻處于UHF電視頻段內(nèi)，混頻器的輸出接到UV頻段混合器的UHF輸入端，經(jīng)UV頻段混合器的高通電路選通；另一路直接加到UV頻段混合器VHF輸入端，經(jīng)其低通電路選通并與UHF頻段混合，輸出按電視頻道頻率配置標(biāo)準(zhǔn)分布的VHF、UHF兩個(gè)頻段的各頻道電視信號(hào)。”
1999年9月29日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)該發(fā)明專利予以授權(quán)公告，公告發(fā)明名稱為“有線電視終端信號(hào)的處理方法及其裝置”，專利號(hào)為94111546.1，專利權(quán)人為蔣某。該發(fā)明專利的權(quán)利要求有二項(xiàng)，分別為“1、一種有線電視終端信號(hào)的處理方法，其特征在于將有線電視終端信號(hào)先用分配器或帶通濾波器分成兩路，其中一路與頻率大于或等于247MHz的本振信號(hào)進(jìn)行混頻，使增補(bǔ)頻道混頻上移后的和頻信號(hào)處于UHF電視頻段內(nèi)，然后經(jīng)UV頻段混合器的UHF頻段高通濾波器選擇得到原來(lái)信號(hào)中大于223MHz的各增補(bǔ)頻道信號(hào)的和頻信號(hào)，即變成大于470MHz的UHF頻段電視信號(hào)；另一路直接經(jīng)UV頻段混合器的VHF低通濾波器選擇得到小于223MHz的即1－12頻道的原來(lái)信號(hào)；上述兩路處理后的信號(hào)混合輸出即為提供給用戶電視機(jī)的按電視頻道頻率配置標(biāo)準(zhǔn)分布的VHF、UHF兩個(gè)頻段的各頻道電視信號(hào)。2、一種有線電視終端信號(hào)的處理裝置，它包括有分配器或帶通濾波器、混頻器、本振信號(hào)源和UV頻段混合器，其特征在于本振信號(hào)源為一振蕩頻率大于或等于247MHz的振蕩電路，UV頻段混合器由UHF頻段高通濾波器和VHF頻段低通濾波器組成，其中UHF高通濾波器為一頻帶范圍大于470MHz的濾波電路，VHF頻段低通濾波器為一頻帶范圍小于223NHz的濾波電路，有線電視終端信號(hào)與分配器或帶通濾波器的輸入相連，分配器或帶通濾波器分兩路輸出，其中一路與混頻器的信號(hào)輸入端相連，混頻器的另一信號(hào)輸入端與本振信號(hào)源的輸出端相連，混頻器的輸出端與UV頻段混合器的UHF頻段高通濾波器的輸入端相連，分配器或帶通濾波器的另一路輸出和UV頻段混合器的VHF頻段低通濾波器的輸入端相連，UV頻段混合器的高通濾波器和低通濾波器的公共連接點(diǎn)即為本裝置的信號(hào)輸出端�！�
1995年7月20日，原告蔣某與被告李某、金某簽訂了一份《南京金桐電器技術(shù)中心合同章程》，約定各方共同投資經(jīng)營(yíng)金桐中心，決定以三萬(wàn)元獨(dú)家引由蔣某研制的CATV增補(bǔ)頻道儀，該技術(shù)于94年12月申請(qǐng)專利，該專利獲得后為所公有。該中心投資總額為3萬(wàn)元，蔣某與被告李某、金某各占40％，30％和30％。1995年8月4日，工商局批準(zhǔn)了名為全民實(shí)為個(gè)體的金富祥廠作為主管部門申請(qǐng)成立的金桐中心，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為全民，注冊(cè)資金為20萬(wàn)元。1995年11月28日，金桐中心變更名稱為金桐廠。
1995年12月11日，原告蔣某與被告李某、金某簽訂了一份備忘錄，約定“一、經(jīng)總資產(chǎn)核算，原金桐電器技術(shù)中心的130臺(tái)熊貓貨款歸蔣某所有（含稅），其余帳上資金及財(cái)產(chǎn)歸金某、李某共有。二、蔣自謀出路，以后一切行為與金桐電器技術(shù)中心無(wú)關(guān)。三、原三人合同章程作廢，原集體不支付蔣某專利費(fèi)用。94111546.1專利歸蔣某個(gè)人所有。四、金某、李某不再使用該專利技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品�！�1999年6月29日，金桐廠在工商局注銷。
1996年1月26日金桐廠在《服務(wù)導(dǎo)報(bào)》上刊登廣告，稱GP－870型有線電視增臺(tái)器每臺(tái)價(jià)格為178元，10臺(tái)以上8折優(yōu)惠。自1996年至1999年，金桐廠通過(guò)鐵路運(yùn)輸向各地發(fā)送了15776公斤貨物，在托運(yùn)單上記明的品名有儀器和配件等種類。
原告蔣某于1999年9月11日向南京市中級(jí)人民法院提起訴訟稱，原告于1996年9月發(fā)現(xiàn)金桐中心，被告李某、金某未經(jīng)原告同意，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的，使用原告的專利技術(shù)大肆制造、銷售有線電視增臺(tái)器，直至專利授權(quán)公告之日，從未向原告支付臨時(shí)使用費(fèi)。被告的行為給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，請(qǐng)求判令被告李某、金某承擔(dān)應(yīng)由金桐廠負(fù)擔(dān)的支付臨時(shí)使用費(fèi)160萬(wàn)元的責(zé)任等。
【審判】
審理中，江蘇省技術(shù)鑒定委員會(huì)根據(jù)南京市中級(jí)人民法院的委托對(duì)本案技術(shù)問(wèn)題作出鑒定結(jié)論認(rèn)為，金桐廠產(chǎn)品的技術(shù)方案與原告專利技術(shù)方案一致，也與原告申請(qǐng)公開文件的技術(shù)方案一致。
南京市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：
由于涉案的94111546.1 號(hào)專利系發(fā)明專利，因此在發(fā)明專利申請(qǐng)公布之后，申請(qǐng)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。此段時(shí)期對(duì)專利申請(qǐng)的保護(hù)，可稱之為“臨時(shí)保護(hù)”。 原告可以向金桐廠提出發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)的訴訟請(qǐng)求。
金桐廠系原告蔣某和被告李某、金某組成的個(gè)人合伙。1995年12月11日三方所簽訂的備忘錄，應(yīng)視為原告蔣某退伙，原合伙金桐廠由被告李某、金某繼續(xù)合伙經(jīng)營(yíng)。因此，金桐廠的合伙人被告李某、金某應(yīng)當(dāng)對(duì)合伙存續(xù)期間產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
金桐廠所生產(chǎn)、銷售的GP－870型有線電視增臺(tái)器的技術(shù)方案與原告蔣某的專利技術(shù)方案一致，金桐廠應(yīng)當(dāng)向原告支付適當(dāng)?shù)氖褂觅M(fèi)。由于金桐廠已被注銷，根據(jù)前述金桐廠系個(gè)人合伙的性質(zhì)，故其給付責(zé)任應(yīng)當(dāng)由其合伙人即被告李某、金某承擔(dān)。
依照《中華人民共和國(guó)專利法》第十一條第一款、第十三條、第五十九條第一款，《中華人民共和國(guó)民法通則》第三十五條的規(guī)定，南京市中級(jí)人民法院作出如下判決：
被告李某、被告金某承擔(dān)應(yīng)由金桐廠負(fù)擔(dān)的支付發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期間使用費(fèi)的責(zé)任，向原告蔣某支付發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期間使用費(fèi)540000元，于本判決生效后三十日內(nèi)給付；（下略）
被告李某不服一審判決，向江蘇省高級(jí)人民法院提起上訴稱：一審判決認(rèn)定金桐廠性質(zhì)系個(gè)人合伙，與事實(shí)不符，沒(méi)有法律依據(jù)；本案對(duì)金桐廠的訴訟已超過(guò)訴訟時(shí)效；一審判決李某承擔(dān)54萬(wàn)元臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)沒(méi)有依據(jù)。
江蘇省高級(jí)人民法院審理認(rèn)為：作為發(fā)明專利申請(qǐng)公布后的臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)的糾紛的訴訟時(shí)效的起始日期應(yīng)當(dāng)從授予其專利權(quán)之日。原審判決由合伙人李某、金某承擔(dān)金桐廠合伙存續(xù)期間支付蔣某專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)的連帶責(zé)任并無(wú)不當(dāng)。由于李某能夠提供而拒不提供相關(guān)證據(jù)，應(yīng)認(rèn)定GP—870型增臺(tái)器在不同時(shí)期的銷售價(jià)格位于80元至178元之間。原判確定使用費(fèi)為每臺(tái)20元是合理的，認(rèn)定臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)為54萬(wàn)元并無(wú)不當(dāng)。遂判決維持了南京市中級(jí)人民法院的判決。
【評(píng)析】
1、 發(fā)明專利權(quán)臨時(shí)保護(hù)的范圍
對(duì)專利權(quán)的保護(hù)，應(yīng)當(dāng)從該專利的授權(quán)公告日開始。但對(duì)于發(fā)明專利而言，在專利申請(qǐng)日起滿十八個(gè)月后，專利局將公布該專利方案，此時(shí)距專利正式被授權(quán)尚頗具時(shí)日。在此階段，如果有單位或者個(gè)人擅自按照公布的技術(shù)方案進(jìn)行生產(chǎn)，勢(shì)必影響專利權(quán)人授權(quán)后的合法利益。因此，《專利法》第13條的規(guī)定，“發(fā)明專利申請(qǐng)公布后，申請(qǐng)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用”。此段時(shí)期對(duì)專利申請(qǐng)的保護(hù)，一般稱之為“臨時(shí)保護(hù)”。當(dāng)該申請(qǐng)被授予專利權(quán)后，就應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行專利保護(hù)了。
對(duì)于已授權(quán)的發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。而發(fā)明專利公布的權(quán)利要求的內(nèi)容往往不是一成不變的，而是有可能比授權(quán)后的權(quán)利要求的范圍更大或者更小。那么應(yīng)當(dāng)如何確定發(fā)明專利權(quán)臨時(shí)保護(hù)的范圍呢？
臨時(shí)保護(hù)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)區(qū)分具體情況而加以確定，即“如果授權(quán)時(shí)的權(quán)利要求或者在經(jīng)過(guò)異議程序（撤銷程序）修改后的權(quán)利要求的保護(hù)范圍大于公開的專利申請(qǐng)的權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍，專利申請(qǐng)的臨時(shí)保護(hù)仍以公開文本為準(zhǔn)；反之，如果授權(quán)時(shí)的權(quán)利要求或者經(jīng)過(guò)異議程序（撤銷程序）修改后的權(quán)利要求的保護(hù)范圍小于公開的專利申請(qǐng)的權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍，臨時(shí)保護(hù)就必須以縮小后的權(quán)利要求為準(zhǔn)”（《專利權(quán)的保護(hù)》，尹新天著，專利文獻(xiàn)出版社1998年出版）。因?yàn)樵谑谟鑼＠麢?quán)之前公眾只能看到公開的權(quán)利要求，他們有權(quán)根據(jù)公開的權(quán)利要求來(lái)決定采取何種實(shí)施行為，如果授權(quán)后的權(quán)利要求擴(kuò)大了保護(hù)范圍，則不應(yīng)當(dāng)對(duì)臨時(shí)保護(hù)的范圍產(chǎn)生影響，否則對(duì)于公眾而言，將是極為不公平的。
本案原告蔣某專利申請(qǐng)公開的權(quán)利要求和授權(quán)后的權(quán)利要求已如前述，對(duì)比二者的保護(hù)范圍，可以看出專利申請(qǐng)公開的權(quán)利要求的主題是“變頻器的制作方法”，但其特征所闡述的實(shí)際上是有線電視終端信號(hào)的處理方法，并且用語(yǔ)外延極大，必然地導(dǎo)致權(quán)利保護(hù)范圍很廣；而授權(quán)后的權(quán)利要求所闡述的一是有線電視終端信號(hào)的處理方法，一是有線電視終端信號(hào)的處理裝置，同時(shí)對(duì)許多技術(shù)特征作了非常明確的限定，縮小了權(quán)利保護(hù)范圍。因此，對(duì)于二者，前者保護(hù)范圍廣，但實(shí)際上未涉及變頻器的制作方法，后者保護(hù)范圍較小，但增加了處理裝置的權(quán)利要求。由于后者具有二個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，可以分開比較和處理，因此，相對(duì)于“信號(hào)處理方法”部分而言，后者的保護(hù)范圍小于前者，所以臨時(shí)保護(hù)的范圍應(yīng)當(dāng)以后者的第一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求所載明的保護(hù)范圍為準(zhǔn)，而不涉及處理裝置。
2、 臨時(shí)保護(hù)的訴訟時(shí)效
臨時(shí)保護(hù)是對(duì)發(fā)明專利的一段特殊時(shí)期的一種特殊保護(hù)，它的前提條件是該發(fā)明專利申請(qǐng)最終被授予專利權(quán)。如果該發(fā)明專利申請(qǐng)沒(méi)有被授權(quán)，就說(shuō)明該申請(qǐng)可能是公知技術(shù)，或者是申請(qǐng)人放棄了對(duì)它進(jìn)行專利保護(hù)的愿望，因此，任何單位或個(gè)人按照該技術(shù)方案實(shí)施，都不能認(rèn)為是侵犯或影響了申請(qǐng)人的專利權(quán)利，也就談不上對(duì)申請(qǐng)人給予特殊保護(hù)。所以，臨時(shí)保護(hù)申請(qǐng)的提出，應(yīng)以發(fā)明專利權(quán)的授予為前提，在專利權(quán)授予前，申請(qǐng)人是不能提出臨時(shí)保護(hù)的申請(qǐng)的。
但是我們知道，發(fā)明專利自公布至授權(quán)，是一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，極有可能超過(guò)二年，所以在訴訟中，訴訟時(shí)效問(wèn)題就變得突出了。二審法院認(rèn)為臨時(shí)保護(hù)的訴訟時(shí)間應(yīng)當(dāng)從授予專利權(quán)之日起計(jì)算，是十分正確的。它充分反映了對(duì)發(fā)明專利權(quán)臨時(shí)保護(hù)的特殊性。
3、 臨時(shí)保護(hù)使用費(fèi)的計(jì)算。
臨時(shí)保護(hù)期間，其他單位或者個(gè)人實(shí)施專利方案的行為，不是侵犯專利權(quán)的行為，自是不爭(zhēng)之論。這種行為，是對(duì)專利權(quán)人可能獲得的專利利益的一種不利影響。因?yàn)閷＠麢?quán)人在提出專利申請(qǐng)之后，就可以按其方案實(shí)施，其他人的實(shí)施行為勢(shì)必影響專利權(quán)人的市場(chǎng)份額，對(duì)專利權(quán)人造成不利益，因此有必要對(duì)專利權(quán)人給予相應(yīng)的補(bǔ)償，即《專利法》所規(guī)定的“適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用”。
適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)如何理解。首先，不應(yīng)當(dāng)將其與侵犯專利權(quán)的侵權(quán)賠償相等同。我們知道，對(duì)于侵權(quán)賠償，我國(guó)采取的是填平原則，即專利權(quán)人有多少損失，侵權(quán)人就應(yīng)當(dāng)給予多少賠償。當(dāng)然，在司法實(shí)踐操作中，更多的是按照侵權(quán)人獲利的情況決定賠償額的，即侵權(quán)人獲得多少侵權(quán)利潤(rùn)，就應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麢?quán)人賠償多少損失。從理論上來(lái)說(shuō)，侵權(quán)利潤(rùn)與專利權(quán)人的損失是大致相當(dāng)?shù)�，但也不能排除侵�?quán)利潤(rùn)高于專利權(quán)人的損失的情況。因此，在司法實(shí)踐中，侵權(quán)人的承擔(dān)賠償責(zé)任的結(jié)果往往是被剝奪全部侵權(quán)利潤(rùn)。由于臨時(shí)保護(hù)期間不存在專利權(quán)問(wèn)題，所以不應(yīng)剝奪實(shí)施人的全部利潤(rùn)。
其次，適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用應(yīng)當(dāng)是對(duì)專利權(quán)人和實(shí)施人利益的平衡。專利權(quán)人發(fā)明了技術(shù)方案，付出了勞動(dòng)，應(yīng)當(dāng)獲得相應(yīng)的報(bào)酬；實(shí)施人實(shí)施時(shí)，雖然專利申請(qǐng)尚未被授權(quán)，不構(gòu)成專利侵權(quán)，但畢竟使用了專利權(quán)人技術(shù)方案，并且該方案不是公知公用技術(shù)，所以也應(yīng)當(dāng)支付一定的報(bào)酬。因此，法院在決定適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮到二者利益的平衡，既要讓專利權(quán)人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)得到應(yīng)有的尊重和回報(bào)，也應(yīng)給實(shí)施人保留一定的利益。
本案中，被告金某提出，對(duì)于臨時(shí)保護(hù)的費(fèi)用，只有當(dāng)專利權(quán)人（申請(qǐng)人）在專利公開后向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行提示或警告后才能收取，而本案中，原告從來(lái)沒(méi)有向金桐廠提示或警告有涉案專利公開一事，故金桐廠不應(yīng)承擔(dān)給付使用費(fèi)的責(zé)任。并稱日本等國(guó)的專利法亦有如此規(guī)定。事實(shí)上，我國(guó)法律并未規(guī)定專利權(quán)人（申請(qǐng)人）必須向?qū)Ψ疆?dāng)事人提示或警告后才有權(quán)要求對(duì)方支付臨時(shí)使用費(fèi)；日本專利法第六十五條之三規(guī)定“專利申請(qǐng)人在申請(qǐng)公開后出示記載有關(guān)專利申請(qǐng)發(fā)明內(nèi)容的書面材料提出警告時(shí)，對(duì)于在警告后申請(qǐng)公告前以實(shí)施為業(yè)的發(fā)明者，如該發(fā)明為專利發(fā)明，可以請(qǐng)求支付相應(yīng)的通常接受的補(bǔ)償金。即使在未提出該警告的情況下，對(duì)于已知有關(guān)申請(qǐng)公開的專利申請(qǐng)的發(fā)明在申請(qǐng)公告前以實(shí)施發(fā)明為業(yè)者，也可同樣處理”。該規(guī)定已經(jīng)明確了警告與否并不影響專利權(quán)人（申請(qǐng)人）向?qū)Ψ教岢鲆蠼o付臨時(shí)使用費(fèi)的請(qǐng)求的有效性。因?yàn)樽鳛閷＠麢?quán)人以外的公眾而言，有義務(wù)注意到其所實(shí)施的技術(shù)方案是有可能獲得專利權(quán)的。既使退一步而言，在原告蔣某退伙時(shí)與被告李某、金某所簽訂的備忘錄中，已明確規(guī)定了被告李某、金某不得再使用原告已申請(qǐng)專利的技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品。該備忘錄雖然簽訂于涉案專利公開之前，但其效力應(yīng)當(dāng)一直持續(xù)到該備忘錄修改或廢止之時(shí)。因此，備忘錄中的條款事實(shí)上完全可以認(rèn)為是對(duì)被告金桐廠、被告李某、金某的警告。由于個(gè)人合伙的金桐廠已經(jīng)不存在，故其給付責(zé)任應(yīng)當(dāng)由其合伙人即被告李某、金某承擔(dān)。
原告蔣某要求每臺(tái)增臺(tái)器收取使用費(fèi)20元，一審法院認(rèn)為金桐廠在報(bào)紙上刊登廣告時(shí)稱增臺(tái)器價(jià)格為165元至178元，考慮產(chǎn)品的實(shí)際成本、銷售利潤(rùn)等情況，每臺(tái)收取使用費(fèi)20元的主張是合理的。即以每臺(tái)20元的使用費(fèi)乘以27000臺(tái)的數(shù)量，確定了給付使用費(fèi)的數(shù)額為54萬(wàn)元。
案例提供單位：江蘇省南京市中級(jí)人民法院
王勁松 025-3782376
