[ 商家泉 ]——(2011-8-3) / 已閱12180次
知名商品特有名稱對抗商標權(quán)的可能性探討
-----以榮華月餅糾紛為例
商標、專利、版權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)沖突問題是目前十分現(xiàn)實的問題，有些已經(jīng)明確有法規(guī)、司法解釋予以界定，但仍有很大一部分處于法律真空區(qū)，本文以榮華月餅為例，僅對知名商品特有名稱的形成、認定及對抗商標權(quán)的可能性予以探討。
一、榮華月餅糾紛案情簡介：
（一）雙方在大陸的法律權(quán)屬基本情況：
1、廣東（佛山）榮華：
（1）榮華食品廠自1983年起，字號及商標使用持續(xù)使用“榮華”；
（2）榮華食品廠名稱后變更為順德榮華面包廠，并于1997年合法受讓了山東永樂糖果廠1990年注冊533357號“榮華圖形”商標；
（3）順德榮華面包廠變更名稱為佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)蘇氏榮華食品廠后，申請注冊“榮華月”并獲得商標注冊證；
2、香港榮華：
1991年申請“榮華”二字為商標，被商標局駁回，理由為與533357號商標構(gòu)成近似；之后，其多次以“榮華”為核心文字的注冊申請全部被駁回；
94年在東莞以“榮華”為字號成立東莞榮華餅家有限公司。1994年前在大陸沒有實體存在。
（二）二者糾紛起源及經(jīng)過
1、 二者糾紛起源為：533357號商標在先注冊，香港榮華無法將“榮華”在大陸作為商標使用；
2、 隨即，香港榮華為解決上述問題，以“不正當手段搶注他人有一定影響的商標”為由，申請撤銷“榮華月”商標，經(jīng)商評委、北京一中院，最終香港敗訴，至此，香港榮華繼續(xù)使用“榮華”即具有商標侵權(quán)的風險；
3、 為獲得合法的“榮華”使用，并避免造成商標侵權(quán)，香港榮華2006年在東莞中院提起認定“榮華月餅”為未注冊馳名商標及知名商品特有名稱的訴訟；
4、 東莞中院認定“榮華月餅”為未注冊馳名商標，但被廣東高院撤銷，直接改判為“榮華月餅”為知名商品特有名稱，判定廣東榮華相關(guān)企業(yè)構(gòu)成不正當競爭，理由為：（1）“榮華月餅”與533357號“榮華”不近似；（2）“榮華月餅”具有區(qū)別商品來源的顯著特征，應認定為知名商品特有名稱（3）廣東榮華及關(guān)聯(lián)公司未正當使用533357號“榮華”注冊商標。
二、案件焦點歸納：
1、針對1989年提出申請、1990年獲得注冊商標（榮華），在合法有效存續(xù)前提下，與該注冊商標相同或近似的核心文字（榮華）能否在相同類別（月餅）作為特有名稱保護？
2、如不能，廣東榮華80年代即在先使用（字號、商標）的前提下，1997年合法受讓533357號“榮華”，會不會改變上述結(jié)論？
3、如可以，則我國商標專用權(quán)依注冊產(chǎn)生的原則是否會被動搖，進而擾亂市場秩序？
三、法理論述
反不正當競爭法所規(guī)定“知名商品特有名稱、包裝、裝潢”的初衷，即是將在一定區(qū)域有一定知名度的未申請注冊商標、外觀專利，在商標權(quán)、專利權(quán)外予以補充、保護，賦予其部分注冊商標、專利的權(quán)力，但十分明顯的是知名商品特有名稱、包裝、裝潢和商業(yè)秘密一樣，其本身并不能稱為權(quán)力，而只能在個案中認定、保護。
（一） 榮華案對我國現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)制度的意義
本案的實質(zhì)是商標權(quán)和知名商品特有名稱沖突問題，核心是在具有商標權(quán)的前提下優(yōu)先適用商標法還是反法，關(guān)鍵是對我國的法治原則、商標依注冊取得專用權(quán)原則、私有財產(chǎn)合法不受侵犯原則的大膽沖擊，是對法律面前一律平等原則的另類解讀。在注冊商標持續(xù)近20年的穩(wěn)定狀態(tài)下在相同產(chǎn)品上認定另一企業(yè)知名產(chǎn)品特有名稱，勢必造成商標制度、知識產(chǎn)權(quán)制度的混亂。我們認為，法院判決不能局限于一事、個案，而應考慮整體、全局、歷史與現(xiàn)狀，維護法律正義、秩序而非市場強者，而目前已存在多起保護市場強者的類似案例，最高院是否出臺相關(guān)措施予以釋名、規(guī)制，我們拭目以待。
（二）、知名產(chǎn)品特有名稱對抗注冊商標的條件
1、未注冊馳名商標對抗注冊商標的條件是，必須在申請日前已成為馳名，我們認為此制度當然可適用于知名產(chǎn)品特有名稱。
2、能夠?qū)棺陨虡说�，除在先專利、字號等以外最行之有效的是未注冊馳名商標，根據(jù)相關(guān)法律，未注冊馳名對抗注冊商標，須是在商標申請日前即達到馳名商標的程度。目前雖未有有關(guān)知名商品特有名稱與商標權(quán)沖突的規(guī)制細則甚至原則，但當然可以比照未注冊馳名商標對抗注冊商標的理論來處理。
3、未注冊馳名商標的法效等同于注冊商標。反不正當競爭法所調(diào)整的是商標、專利、版權(quán)專門法所不能的，是兜底法、普通法，其所規(guī)定“知名商品特有名稱”的初衷，即是將其當做知名的未注冊商標予以保護，其效力顯然不能和未注冊馳名商標所比，遠遠達不到對抗注冊商標的能力。
（三）、在先使用的知名商品特有名稱即使對抗商標專用權(quán)，也須以注冊（或轉(zhuǎn)讓）商標具有惡意為前提
1、我國是實行注冊商標的國家，原則上不保護在先使用。但卻有充分證據(jù)證明他人卻有惡意搶注他人具有一定影響的商標前提下，可向商標行政主管部門申請撤銷，在撤銷未生效前，注冊商標專用權(quán)不容質(zhì)疑。
2、但如何判斷在先使用，往往是多年后無法說清或無證據(jù)支持的。鑒于知識產(chǎn)權(quán)極強的地域性特點，我們認為：
（1）在先使用必須考慮地域問題，即只有在大陸（法域）范圍內(nèi)的使用，才是我國商標法所認可的使用；
（2）在大陸地區(qū)的使用，必須有實質(zhì)性生產(chǎn)、銷售、許諾銷售等行為，該行為的最終目的是能夠為消費者在特定場所接觸到該商標的產(chǎn)品。許諾銷售中的難點在于，僅有廣告宣傳（包括新聞或新聞性軟廣告），但并未有產(chǎn)品在大陸流通、存在，是否應認定為商標性使用。對于此問題，如在廣告宣傳后合理時間內(nèi)其產(chǎn)品在大陸市場出現(xiàn)，可以認定為該商標在廣告宣傳中為商標性使用。
（3）上述表述并非全部否認我國不保護國外、境外的商標使用，最高法以判例明確了在特定條件下保護境外商標性使用的例外。
（四）關(guān)于顯著性與知名商品特有名稱的關(guān)系
我們認為，只有顯著性極強的文字，才具有區(qū)分的功能，才有可能被認定知名商品特有名稱。該顯著性包括文字自身的顯著性及使用過程中產(chǎn)生的顯著性，通常以前者為多見。反觀榮華月餅案，“榮華”源自成語“榮華富貴”，其自身的顯著性很弱，市場具有大量以“榮華”為商標、字號的不同類產(chǎn)品，不具備成為知名商品特有名稱的資質(zhì)。
（五）關(guān)于知名產(chǎn)品特有名稱的地域范圍
知名產(chǎn)品特有名稱具有極強的地域范圍，不同于商標在全國范圍內(nèi)的唯一性。知名產(chǎn)品特有名稱不能將權(quán)力擴展至其產(chǎn)品占有率少甚至沒有市場占有率的區(qū)域。但注冊商標專用權(quán)不同，其在全國范圍內(nèi)的既定市場及空白市場均具有專用權(quán)，侵權(quán)人不能以商標權(quán)人在侵權(quán)行為地的省、市、縣沒有商標使用、商標產(chǎn)品銷售為由予以抗辯。
（六）非法行為不能以“對市場知名度貢獻大”為由合法化
未注冊商標、知名商品特有名稱是否可以“對市場知名度貢獻大”為由，對抗注冊商標，可參考老干媽案例，法院最終并未保護市場強勢者。
此問題實質(zhì)是，保護合法權(quán)益，是以合法為依據(jù)還是以市場強勢為依據(jù)。即違法行為是否在較大程度市場正面宣傳、擴張的日積月累，成為合法權(quán)力。
（七）在商標轉(zhuǎn)讓前成為知名商品特有名稱不能對抗商標專用權(quán)
商標的轉(zhuǎn)讓，在合法、善意前提下，受讓人繼承了該商標的全部權(quán)利，當然包括轉(zhuǎn)讓前、注冊后的全部權(quán)利。不能以轉(zhuǎn)讓前即持續(xù)使用并具有一定知名度、原商標權(quán)人（轉(zhuǎn)讓人）未予以制止或默示為由，對抗后續(xù)受讓人。當然在注冊前即使用并具有一定影響力的可能成為例外。
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